美国专利改革（一）：汽车创新联盟、InterDigital、星巴克

作者：吴征

2023年2月1日，是美国专利商标局USPTO发布的“确保专利权稳定性和可靠性举措”意见征集的截止日，该意见征集活动开始于去年10月3日，原计划于今年1月3日结束，后来延长至2月1日。

此次意见征集活动可以认为是拜登政府对于美国专利制度是否需要做出一部分改革的一次尝试。其最主要的推动力还是因为美国药价高企所引发的对专利制度需要改革的呼声。

像GoodRx的一项调查发现，在2021年，近40%的美国人难以支付药物费用，而四分之一的美国人由于高昂的药物费用而买不起基本必需品。

美国参议员沃伦在去年12月再次致信USPTO局长，就美国制药公司利用反竞争商业行为，使用“常青专利”、“专利丛林”和"产品跳跃"的方式，滥用了专利制度，不公平地延长政府授予的某些药品的垄断权等问题，对USPTO上一次的答复表达了不满，要求USPTO再次做出答复。

实际上，从2021年6月，美国两党各三名参议员如Patrick Leahy，John Cornyn等就已经联名致信USPTO局长，要求USPTO就单个发明产生“专利丛林”的问题在审查阶段提出有效方案。

此后，2021年9月10日，FDA专员Woodcock向USPTO代理局长Hirshfeld致函，表示根据拜登政府的《促进美国经济竞争》行政令要求，指示美国卫生和公共服务部长，通过FDA专员致信USPTO，表达其对担忧，即“专利系统的某些用途……被批评为允许公司不适当地阻碍仿制药、生物仿制药和可互换生物制品的竞争”。因此呼吁FDA与USPTO建立伙伴关系，以改进专利审查流程，审查专利系统的滥用（即常青专利、产品跳跃和专利丛林），为PTO审查人员提供充足的时间和资源等。

于是，2022年7月6日，USPTO局长向FDA局长发送了一份回复致函。USPTO提出了五点意见，包括加强与FDA合作，改进获得专利的程序，在PTAB之前改进对已授权专利的质疑程序，提高公众参与度和评估激励机制等。

因此，USPTO的此次公众意见征集正是在此背景下展开的。

所以，此次USPTO的此次意见征集将焦点聚焦在以下几方面：（1）现有技术检索；（2）专利权利要求支持；（3）RCE实践；（4）限制、分案、再答辩和非法定双重专利做法等。

并具体细化为11个问题，全部都是涉及专利审查方面的规则和专利审查员培训和能力提升方面的问题。

最终收到评论178份，公布了有效的评论99份。

01

意外的火爆，很多评论来自非生物制药行业

这个原本是USPTO-FDA两个部门联合促进制药行业专利制度改革的活动，结果却是吸引了很多非生物制药行业的学者、企业、协会和律所的关注，并积极提出美国专利改革意见。

此次评论中，知名的生物制药企业包括了艾伯维、Genentech等，行业协会有美国社区健康计划联盟、日本制药商协会JPMA，以及代表仿制药行业的无障碍药物协会等。

但是更多的确是非生物制药行业的企业和协会，在积极谏言。像亚马逊、InterDigital、Unified Patents、星巴克、美国汽车创新联盟、Engine、EFF、C4IP，以及一些支持创新的群体。

这些组织机构中，也明显分成两个派别，一是专利强保护派，多是专利权人为主，不希望USPTO改革破坏美国专利强保护的趋势；另一类是实施人为主，多是弱保护一派，更多是不希望类似NPE等滥用专利制度，以破坏创新。

像美国商会所发表的意见非常鲜明，强烈的建议USPTO应该撤回此次方案（具体原因，后续系列文章进行分析）。

此外，像美国律师协会、波士顿知识产权协会、日本专利代理人协会等机构也都发表了评论。没有中国机构参与此次评论。

对于上述机构对于此次USPTO对于专利“小改革”的建议，我们会以系列文章来逐一展开，以便国内能更好了解美国各界是如何推动专利法不断完善的改革的。

本文将首先选取美国汽车创新联盟、星巴克和InterDigital这三个主体的评论进行开篇介绍。

02

美国汽车创新联盟：支持USPTO提高专利审查质量、授权后程序及PTAB作用

美国汽车创新联盟（Alliance for Automotive Innovation）实际上代表了汽车行业对于美国专利改革走向的一个普遍态度。因为在可预期的未来几十年，汽车行业无疑将成为专利纠纷更为集中的领域。

该联盟在评论中表示，汽车公司——无论作为发明家、大型专利持有人和制造商——都在研究和开发方面投入大量资金，并创造、创新和进步，为消费者带来下一代突破性的汽车和移动技术。因此，稳定可靠的专利权对于保护汽车公司对新兴技术的投资，以及帮助行业实现重要的环境和安全目标至关重要。

 它表示，强大的知识产权对于持续变革以及创造更清洁、更安全、更智能的交通未来仍然至关重要。

汽车公司面临着频繁的诉讼，指控其侵犯了本不应授权的专利。虽然法院最终可能会认定这些专利无效，但与此类诉讼相关的时间和成本令人震惊。

所以，该联盟认为在诉讼阶段证明专利无效是既昂贵又不恰当。法院不应成为确定专利有效性的场所；USPTO应该是。

尽管专利审查的复杂性不断增加，但该联盟坚持认为，有针对性地提高已授权专利的整体质量，将减少可能阻碍创新的低质量专利的数量。

这类努力的例子包括改革现行的统计系统，以最大限度地提高专利质量，而不是提高授予专利权的比率。

并且建议为专利审查人员分配额外的时间，为他们提供最先进的检索工具和培训，以审查专利申请。

除了专利质量外，汽车行业还广泛依赖USPTO的授权后程序，特别是多方复审IPR（inter partes review），以有效解决公司认为可能错误授予的专利的有效性。作为专利持有人，汽车公司的专利也在IPR中受到质疑，因此，该制度是公平的。

此外，联盟还敦促USPTO其作为诉讼替代品的功能，以确保任何有价值的申请都能向前推进，而不是缩小当事人之间审查和其它授予后诉讼的范围。

联盟还建议支持加强专利审查员与专利审理和上诉委员会（“PTAB”）之间的沟通，因为后者在专利授予后的程序和评估专利以确定其是否被错误授予方面发挥着作用。PTAB提供的此类信息将证明在专利审查过程中有助于提高专利质量结果。

03

星巴克：加强对“支持”的限定；加强专利审查员培训

不仅是美国汽车创新联盟提议要加强对专利审查员的培训，星巴克在给USPTO提出的两个建议中，首个建议同样也是这一点。实际上，加强对专利审查员的资源和培训也是本次USPTO试图重点改革的一个热点。

首先，星巴克支持USPTO为专利审查员提供额外培训和资源的计划。它认为，培训审查员对于获得高质量、一致性和已授权专利的可靠性至关重要。星巴克还鼓励USPTO继续其为审查员举办和促进行业培训的做法。2022年9月，星巴克组织并制作了一份星巴克技术培训，作为美国专利局2022年专利审查员技术培训计划的一部分。星巴克表示，它的责任是让审查员直接接触技术专家，他们可以分享有关新兴技术和成熟技术行业标准的知识。

其次，星巴克结合其自身经历，讲述了它应付NPE的过程，如最近遇到的一个案子US8402555，这件专利是一个延续专利，在2013年才获得授权。最初的权利要求是涉及用于认证用户播放存储在云中的数字音乐的系统，然而随着后续延续专利的修改，索赔范围从数字音乐领域跳到了二维码QR领域，涉及人们在销售点设备上扫描该代码，为用户的信用卡充值。

正是因为遇到这样的例子，星巴克提出了建议：

支持修改专利程序，专利权利要求得到说明书支持，或是解释每项权利要求及后续修改，要求申请人在原始提交权利要求后，在书面说明中解释或确定每项权利要求或权利要求限制的相应支持，和/或对权利要求的任何后续修改（包括要求在书面说明中明确或内在支持否定的权利要求限制）。

星巴克认为这样做的好处有两个：首先，它为专利申请人和审查员之间关于披露的谈判创造了一个起点。这将加速审查，并增加对是否存在索赔限制支持的确定性，从而获得更高质量的专利。其次，它创建了申请人如何理解其发明的记录。该记录将通过定义本发明的范围而使公众受益。

此外，它还将提高诉讼的透明度，因为它将在案件的权利要求构建阶段告知法院申请人在提交时认为他们的发明是什么，从而增加法院适当解释权利要求的可能性。

因此，星巴克认为，要求申请人确定对任何修改或延续权利要求的支持将提高专利质量，并减少低质量的专利维权。

04

InterDigital：反对对延续申请案的调整

此次USPTO-FDA联手试图治理“专利丛林”问题，可以说是触及了美国专利制度的根基，我之前就曾预测，此次改革难度非常之大。改革派似乎只能与专利强保护一派寻求一个平衡点。

InterDigital作为一个支持专利强保护的企业，反对USPTO-FDA此次方案的核心内容应该就是情理之中了。

这一点从InterDigital开篇就担忧此次改革或许会削弱专利制度，表达出担忧，就能够看到。

InterDigital认为"一些举措会给专利申请人和专利局带来不必要的负担，降低对我们的专利系统的信心，并降低对关键的下一代技术的投资激励。最终结果将阻碍美国的创新，从而削弱我们在人工智能、5G和物联网等技术方面的全球领先地位。"

这似乎也是很多专利强保护派共同的心声。

对于USPTO意见征集中的问题2，涉及“权利要求支持”的话题，InterDigital表示支持，但也表示，避免硬性政策，要求申请人在规范中确定所有支持示例。它认为，要求详尽的引用不仅是笨拙和累赘的，而且可能在未来的诉讼中带来不必要的风险。

对于USPTO意见征集中的问题3、4、8、9和10，涉及延续案、RCE和分案的话题，InterDigital表示一些拟议的倡议将不适当地限制延续的申请（包括延续、分案和RCE），并意味着发明应被压缩为单个申请。

InterDigital提出了现实中的情况，希望维持当前延续申请制度的存在。它提到，现实中，一个产品可以包含一系列令人难以置信的发明，这在智能手机中很明显。对于专利局和申请人来说，单一的专利申请要求也会非常麻烦和难以管理，因为申请人通常会求助于针对不同技术的大型权利要求集合，以保护其申请中披露的任何发明的全部范围。此外，限制继续申请会阻碍提前申请，并可能导致披露范围更窄，因为申请人不会冒险披露他们无法获得专利权的发明。因此该效应将破坏专利制度的基本交换条件，该制度旨在促进广泛和早期的披露，以换取有限的专有权。此外，由于持续申请通常受制于其母申请的潜在期限，因此已授权专利的数量不是适当的重点。尽管一些批评人士对挑战多项专利的负担表示担忧，但现实情况是，许可证通常是在投资组合的基础上进行谈判的，诉讼通常被缩小到少数具有代表性的索赔。

此外，InterDigital还建议USPTO不要随意区分“主要”和“次要”发明。它希望所有的专利申请都应该经过一个一致而有力的审查过程。

另外，InterDigital还援引欧洲专利局对于分案申请规定24个月期限改革失败来提醒USPTO，不要对延续申请施加时间限制，认为这是不必要的。

最后，对于问题11“专利申请费”：InterDigital建议USPTO谨慎将费用转移到初始申请阶段。增加费用将对InterDigital等大型知识产权投资组合中有重大研发贡献的公司产生巨大影响。这也会阻碍个人发明家和小企业的申请。

在补充问题上，InterDigital还不忘建议对unwilling的被许可人采取一些限制措施：USPTO应推行或支持多项改革，以更有效地“通过稳健可靠的专利权促进创新、竞争和信息获取”。这些改革包括，例如，根据第101节澄清主题资格法，支持对不情愿的被许可人强制执行专利权，防止重复诉讼，防止对已发布专利权利要求的滥用攻击。

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